Аудит интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность компании – это не просто актив, а стратегический ресурс бизнеса.

Правовой аудит интеллектуальной собственности компании позволяет свести к минимуму риски:

имущественных и репутационных потерь;

потери прав на объекты интеллектуальной собственности;

нарушения этих прав со стороны третьих лиц.

Автор статьи

Миронова Ольга

Опыт более 15 лет

Ведущий юрист

Специализируется на защите интеллектуальной собственности, регистрации товарных знаков, антимонопольном праве и представлении интересов клиентов в ФАС.

Получить консультацию

Наши возможности. Стоимость услуг.

Аудит может быть комплексный, например, полный аудит интеллектуальной собственности для IT-компаний или локальный: аудит сайта, возможности оформления прав, аудит договорных обвязок и проч. Стоимость услуг аудита зависит от его объема и срочности. Мы подготовим для Вас индивидуальное предложение после бесплатного предварительного анализа и интервьюирования.

Из-за отсутствия надлежащего оформления прав на интеллектуальные активы, бизнес и предприниматели могут столкнуться с серьезными проблемами:

претензии от третьих лиц и риск быть вовлеченным в судебный спор;

Например:

• правообладатель схожего интеллектуального актива может заявить о копировании и потребовать с Вас компенсацию, размер которой может исчисляться миллионами;
• сотрудник, разработавший ПО для компании, может потребовать признания себя правообладателем, запретить Вам использовать такое ПО, реализовать его Вашим конкурентам;
• дизайнер может заявить права на созданные логотипы и иные результаты своей деятельности и лишить компанию разработанного брендбука.

сложности с прохождением стороннего аудита компании. Такой аудит может быть обязательным перед заключением сделки по требованию контрагента;

проблемы при совершении сделок в отношении компании. Например, невозможность пройти проверку due diligence. Такую проверку проводят для анализа целесообразности и безопасности вложения средств в объект инвестирования.

Объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС) могут приносить огромную прибыль, но только если права на такие объекты надежно защищены.

К наиболее часто используемым ОИС относятся:

• бренд, товарные знаки компании;
• доменное имя, сайт;
• программное обеспечение;
• текстовый, графический, фото -, видеоконтент;
• дизайнерские решения;
• различные технологии и изобретения.

Цели аудита интеллектуальной собственности

определить стоимость существующих активов;

надлежащим образом оформить права на существующие активы и защитить их;

выявить созданные результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), которые до этого оставались в тени;

найти эффективные способы для их коммерциализации.

Аудит помогает подсветить слабые зоны и выявить риски для компании

На практике наиболее часто в компаниях обнаруживаются такие проблемы:

Отсутствуют документы о переходе или ином закреплении исключительных прав за компанией.

Пример: сотрудник создает ПО без оформления заданий на создание служебных произведений и без оформления документов о передаче прав работодателю. В такой ситуации программист может настаивать, что ПО – его личная разработка, и все авторские и исключительные права принадлежат только ему.  

Нет регистрации тех ОИС, которые могут быть зарегистрированы.

Пример: компания выпускает дополнительную линейку продукции под новым обозначением и не регистрирует его, потому что считает, что достаточно главного товарного знака, который отражает название фирмы.

Компанией используются ценные сведения (от методики ведения бизнеса до баз клиентов), но они не защищены режимом коммерческой тайны, что создает риск утечки данных.  

Аудит позволяет выявить возможные нарушения чужих прав

На практике компания часто не подозревает, что своими действиями нарушает чьи-то исключительные права. Например, работник при подготовки статьи для сайта компании берет фото из открытых источников в интернете. Через какое-то время компании приходит претензия от автора фотографии с требованиями по выплате ощутимой компенсации и «угрозой» судебного разбирательства.

Читать по теме:

Гайд: Как бизнесу защитить свою интеллектуальную собственность?

Что Вы не знаете о своей интеллектуальной собственности?

Как проводится аудит интеллектуальной собственности компании

В самом общем виде процесс аудита можно разделить на следующие этапы:

Подготовительный этап

В рамках подготовки следует определить цель, для чего потребовался такой аудит. В том числе:

• проанализировать актуальность порядка охраны существующих активов;
• провести работу по выявлению новых РИД, которые были когда-либо созданы, но не обеспечены механизмом правовой защиты;
• наметить стратегии и способы коммерциализации ОИС;
• найти уязвимости и потенциальные угрозы нарушения прав на ОИС;
• сопроводить работу по обеспечению их надлежащей защиты, внедрению в компании специальных режимов (например, режим коммерческой тайны, режим служебных произведений) и т.д.

Проведение аудита

1.  Изучение деятельности компании. Аудит интеллектуальной собственности в особенности нужен компаниям, в которых интеллектуальные активы составляют основу деятельности:

• компаниям, использующим уникальные разработки – ноу-хау (оригинальная технология, базы данных и т.д.);
• владельцам сайтов с большим трафиком и высокой коммерческой ценностью;
• производителям товаров и услуг, использующим различные обозначения для выделения своей продукции на рынке (в части защиты собственных разработок, дизайнов, логотипов, брендов и т.д.);
• владельцам программного обеспечения (стартапы, IT-компании, иные компании с собственным ПО;
• производителям игр (как компьютерных, так и настольных), поскольку игры состоят из целой совокупности ОИС (программные коды, дизайн, музыкальное сопровождение, переводы, персонажи, локации, сценарии игры и т.д.).

2. Выявление охраняемых и неохраняемых, но потенциально охраноспособных РИД. На этом этапе анализируются корпоративные документы, заключенные договоры компании, локальные акты (приказы, распоряжения, отчеты и т.д.), системы баз данных, в которых работают сотрудники и другие источники, вплоть до технологической документации на изделия.

3. Анализ статуса РИД. Проверяется, какие объекты зарегистрированы, какие требуют оформления или продления защиты, выявляются «слепые зоны».

4. Оценка рисков. Анализируются правовые последствия оставления ситуации в текущем состоянии. Например, сотрудник компании разработал ПО для внутреннего использования в компании, но документы по передаче прав работодателю не оформлены. Устанавливается риск, что после увольнения бывший сотрудник предъявит требования к компании, как автор и правообладатель данного ПО. Также на этом этапе оценивается потенциальная возможность нарушения чужих прав.

5.  Определение стратегии и разработка плана действий. После анализа существующих РИД и выявления проблемных зон разрабатываются рекомендации по усилению правовой охраны активов. Стратегии могут быть самими разными в зависимости от конкретного бизнеса и его целей.

Некоторые из возможных вариантов защиты прав на активы компании:

• Внедрение режима коммерческой тайны в отношении тех активов, которые имеют особую ценность для бизнеса в силу их неизвестности другим лицам. Это могут быть различные технологии, уникальные методики, базы данных клиентов, маркетинговые и технологические разработки и т.д.
• Внедрение режима служебных произведений. Особенно актуально для тех компаний, в которых работают сотрудники, создающие на профессиональной основе ОИС (программисты, дизайнеры, переводчики, инженеры-конструкторы, разработчики, художники, копирайтеры).
• Регистрация товарных знаков, программ для ЭВМ, получение патентов на объекты промышленной собственности и т.д.
• Надлежащее оформление всех правоотношений по созданию ОИС и передаче/отчуждению прав на них. Например, разработка лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительного права со всеми необходимыми актами приема-передачи и другими документами.

6.  Внедрение и контроль. Мало проанализировать текущую ситуацию и наметить стратегии решения проблем. Нужно также убедиться в том, что разработанные правовые конструкции работают, а все права надлежащим образом оформлены.

Некоторым видам бизнеса достаточно провести точечный аудит интеллектуальной собственности и удостовериться в отсутствии глобальных рисков.

Аудит интеллектуальной собственности – это не разовая процедура, а важный инструмент управления бизнесом. Компании, уделяющие внимание правовой охране своих активов, получают не только защиту от рисков, но и дополнительные конкурентные преимущества на рынке.