Гайд: Как зарегистрировать товарный знак и защитить свой бренд

Товарный знак (ТЗ) – это обозначение, которое индивидуализирует товары или услуги фирмы на рынке, то есть выделяет их среди массы других.

Регистрация товарного знака – ключевой шаг для защиты Вашего бренда и укрепления позиций на рынке.

В этом гайде мы коротко и структурировано разъясним смысл и процедуру регистрации ТЗ, поможем избежать ошибок и дадим полезные рекомендации.

	Партнер КГ ЭТАЛОН Миронова Ольга		Юрист КГ ЭТАЛОН Товщик Марина
Получить консультацию		Получить консультацию

Шаг 1. Оцените необходимость регистрации ТЗ

Зачем нужно регистрировать товарный знак?

Обязанности регистрировать товарные знаки законом не закреплено. Это право компании, которая желает создать или защитить должным образом уже сформированный бренд. 

Имея на руках свидетельство о регистрации товарного знака, компания получает массу преимуществ:

 Теперь бренд под надежной правовой защитой, никто другой не сможет зарегистрировать или использовать такое же или схожее обозначение.  Кроме того, никакие патентные тролли – те, кто регистрируют на себя марку, а затем требуют с представителей бизнеса огромные суммы компенсации за мнимое нарушение - будут Вам не страшны.

 Если конкурент попытается зарегистрировать свое обозначение с целью навредить Вашему бизнесу, Вы сможете более эффективно противостоять такому конкуренту и признать такие действия недобросовестной конкуренцией;

 Вы увеличите прибыль: товары знакомых брендов потребители охотнее покупают. Кроме того, у Вас появится возможность расширить свой бизнес по франшизе и получать вознаграждение от пользователя;

Товарный знак является нематериальным активом компании, который стоит на балансе организации и способен многократно увеличить ее стоимость.

В каких случаях регистрировать товарный знак нецелесообразно, а в каких случаях даже опасно?

В качестве примера для первого случая можно привести ситуацию, когда владельцу небольшого ремонта обуви нет смысла регистрировать какой-либо бренд, если он не собирается масштабировать свой бизнес. Работать под вывеской «Ремонт обуви» ему никто не запретит, а вот в регистрации такого словесного ТЗ Роспатент ему откажет (почему – узнаете в шаге № 2).

Когда регистрация ТЗ может быть признана неправомерной и повлечь наложение санкций? Например, если Вы не являетесь производителем товара, маркированного товарным знаком, а приобретаете его у китайского завода. Эксклюзивных прав на реализацию товара данного бренда в России у Вас нет, а другие продавцы свободно покупают эти товары и ввозят в Россию. Если Вы без согласия китайского производителя попробуете зарегистрировать на себя товарный знак, конкуренты могут обратиться с жалобой в ФАС, а антимонопольная служба может признать это недобросовестной конкуренцией и наложить штраф (в том числе, оборотный штраф, исчисляемый от выручки компании). Одновременно с этим конкуренты могут обратиться в суд и потребовать взыскания убытков.

Именно поэтому необходим ответственный подход к первым двум шагам: оценке необходимости регистрации бренда и созданию неповторимого, непохожего фирменного обозначения.

Шаг 2. Продумайте все детали своего обозначения с самого начала

Создайте уникальное название или визуальный образ, которые легко запоминаются и не вызывают ассоциаций с уже существующими брендами.

ТЗ может существовать в различных формах:

 Словесный ТЗ (слова, словосочетания, слоганы, лозунги).

 Изобразительный ТЗ (логотип).

Комбинированный ТЗ (объединение нескольких разновидностей обозначений).

 Объемный ТЗ (форма упаковки или товара, например, необычная форма флакона духов).

Есть и совсем редкие разновидности товарных знаков:

Обонятельные ТЗ.

Цветовые ТЗ.

Лайфхак: у комбинированных ТЗ больше шансов на регистрацию. Если Вы желаете зарегистрировать слово/словосочетание, в некоторых случаях целесообразно стилизовать его: оформить необычным шрифтом, добавить графические элементы, использовать необычные цветовые сочетания – тогда ТЗ станет комбинированным и это может повысить шансы на его регистрацию.

При этом необходимо помнить, что словесный элемент может быть признан неохраняемым элементом, если это слово/словосочетание не обладает различительной способностью, а именно:

  вошло во всеобщее употребление для товаров этого вида;

  является общепринятым термином;

 прямо характеризует товар – указывает на вид, качество, количество, назначение товара и т.д.

Иными словами, нельзя зарегистрировать обозначение «цветы» для цветочных салонов. Но если буквы будут оформлены уникальным образом (например, в виде цветов), такое обозначение станет комбинированным и будет охраняться в этом графическом исполнении. Слово «цветы» при этом будет признано неохраняемым элементом.

Помните! Законом (ст. 1483 ГК РФ) четко определено, что обозначение не будет зарегистрировано, если оно:

 не обладает различительной способность (см. выше);

  является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение;

  противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

  содержит государственные символы, изображения объектов всемирного наследия и объектов наследия народов РФ и т.д.;

  включает/воспроизводит/имитирует географические указания или наименования мест происхождения товаров (региональные бренды);

  тождественно известному произведению, персонажу или цитате, если права на них возникли раньше, а также имени/псевдониму, портрету и факсимиле знаменитости без его разрешения/разрешения его наследников;

  сходно до степени смешения с ТЗ других лиц, которые были заявлены на регистрацию раньше.

Шаг 3. Определите классы МКТУ

В заявке на регистрацию ТЗ всегда указываются те классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых это обозначение будет применяться. Это означает, что монополия правообладателя в пределах действия ТЗ не безгранична – она распространяется только на определенные категории товаров/услуг (и однородные с ними позиции).

Лайфхак: очень важно указать именно необходимое количество классов – ни больше ни меньше – только те, в отношении которых Вы действительно будете использовать знак. Так Вы сможете минимизировать пересечения с чужими ТЗ для одних и тех же классов, что будет способствовать ускорению регистрации Вашего обозначения. Кроме того, регистрация товарного знака в отношении лишних классов МКТУ может повлечь споры с другими желающими зарегистрировать товарный знак.

Помните, если Вы не используете товарный знак по определенной группе товаров в течение 3 лет, его правовую охрану могут прекратить в соответствующей части. В этом случае Вы можете столкнуться с необходимостью ведения ненужных судебных споров и понесете судебные издержки и расходы.

Шаг 4. Проверьте ТЗ на уникальность

Главное требование, предъявляемое к ТЗ - это уникальность, несхожесть с остальными марками других компаний для одних и тех же товаров/услуг (классов МКТУ).

Проведите проверку уникальности вашего ТЗ на этапе подготовки – это убережет от неприятных сюрпризов на более поздних стадиях.

Важно! Проверку необходимо осуществлять не только по зарегистрированным знакам, но и по поданным заявкам.

На этом этапе могут возникнуть сложности. Например, найдется уже зарегистрированное схожее или точно такое же обозначение. Это не приговор и для таких ситуаций есть пути решения, например:

  заключить с действующим правообладателем договор об отчуждении исключительного права на ТЗ или лицензионный договор на взаимовыгодных условиях;

  получить у правообладателя согласие на использование обозначения в оговоренных пределах;

  направить правообладателю предложение отказаться от права на ТЗ, если он его уже не использует;

  обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ, если правообладателем оно не используется непрерывно в течение трех лет, а предложение об отказе от прав на ТЗ не было принято.

Юристы по защите интеллектуальной собственности помогут с урегулированием различных юридических сложностей при регистрации товарного знака.

Шаг 5 Подготовьте заявку

Что нужно подготовить:

• Заявление по установленной форме;
• Изображение товарного знака;
• Перечень товаров и услуг МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана ТЗ;
• Описание заявляемого обозначения;
• Оплатить госпошлину.

Необходимо внимательно заполнять заявление, чтобы не получить отказ из-за несоблюдения мелких формальностей.

После этого в течение 1-3 месяцев Роспатент проводит формальную экспертизу заявленного обозначения, то есть проверяет наличие всех необходимых документов и оплату пошлин.

Если всё в порядке, то Роспатент переходит к этапу экспертизы по существу: проверяет соответствие обозначения требованиям законодательства.

Данный этап является достаточно длительным, экспертиза по существу может занять около года. Есть возможность ускорить данный процесс, обратившись в Роспатент за специальной платной услугой по ускоренной проверке обозначения.

В случае, если все требования и рекомендации были учтены и Роспатент вынес решение о регистрации ТЗ, необходимо оплатить последние пошлины и получить долгожданное свидетельство.

Регистрация товарного знака — это инвестиция в безопасность вашего бизнеса. Следуйте рекомендациям, чтобы минимизировать риски и затраты. Если процесс кажется трудным или возникли сложности на каком-либо из этапов, мы будем рады помочь Вам в сопровождении этого непростого, но важного процесса.

Используйте знания юристов КГ ЭТАЛОН

Регистрация товарного знака. от 62 000 руб. (без пошлин)

Внесение товарного знака в Таможенный реестр (ТРОИС)  от 94 000 руб.

Юридическое сопровождение франчайзинга от 70 000 руб.

Защита интеллектуальной собственности от сотрудников (консультация от 10 000 руб.)

Защита от претензий по интеллектуальной собственности (консультация от 10 000 руб.)