Без выходных
С 9:00 до 21:00
заказать звонок
129110, г. Москва, м. Проспект Мира, ул. Гиляровского, 57, стр. 1, этаж 3, офис 305
Время работы офиса: с 9.30 до 18.30 пн.-пт.

Лицензионный договор на товарный знак

Опубликовано: 30.11.2023
Время на чтение: 7 минут
👁 186
Обратите внимание на дату публикации материала: информация могла устареть из-за изменений в законодательстве или правоприменительной практике.

Товарный знак (ТЗ) – это уникальное обозначение, которое помогает компаниям выделить свой товар на рынке. Ст. 1477 ГК РФ относит ТЗ к объектам интеллектуальной собственности, его нужно регистрировать в государственном реестре. Законно использовать чужое коммерческое обозначение можно только после заключения специального соглашения с его обладателем.

Предлагаем разобраться, какие условия включаются в договор на использование товарного знака, какие права получает компания после его заключения и нужно ли регистрировать сделку в госорганах.

Особенности заключения лицензионного договора на использование товарного знака

Лицензионный договор на использование ТЗ – это документ, предусматривающий временную передачу объекта интеллектуальной деятельности в пользование другой компании на принципе платности. При заключении подобного соглашения правообладатель сохраняет исключительное право на товарный знак.

К особенностям документа относятся:

  • возможность его заключения с юридическим лицом или ИП;
  • регистрация в Роспатенте;
  • возможность выбора вида лицензии;
  • самостоятельность сторон при разработке условий пользования ТЗ (они должны согласовать список товаров, по которым возможно его применение, определить механизм выплаты и размер вознаграждения);
  • последующие дополнительные соглашения необходимо регистрировать в Роспатенте.

Если срок действия не прописан, считается, что он заключен на 5 лет. При нарушении условий лицензиатом контракт может быть расторгнут досрочно.

Предоставление права использования товарного знака возможно на любой период, но срок действия лицензионного соглашения должен быть в пределах срока действия исключительного права на уникальное обозначение.

Товарный знак – это термин, который используется в России. За рубежом аналогом является торговая марка. Если регистрировать бренд за рубежом, то у компании будет торговая марка. Под брендом понимается более обширное понятие, оно не закреплено юридически, но помогает покупателям отличить одного производителя от другого и имеет отношение к ТЗ. Бренд и название компании могут не совпадать.

Какие права на товарный знак компания получает по лицензионному договору

Обладатель ТЗ может распоряжаться им по-разному. Ст. 1233 ГК РФ предоставлены возможности передать:

  • исключительное право на ТЗ другой компании в полном объеме;
  • только ограниченные права на применение.

Во втором случае с третьим лицом заключается лицензионный договор, по которому контрагенту перейдут не все права владельца.

На заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака распространяются базовые правила оформления подобных сделок, предусмотренные ст. 1235–1237 ГК РФ.

Стороны сделки называют лицензиар и лицензиат. Первый участник – это обладатель исключительного права, второй – получатель ограниченных прав на ТЗ.

Текст должен отвечать требованиям:

  • обязательное согласование существенных условий;
  • письменная форма;
  • наличие у правообладателя документа, подтверждающего право на ТЗ.

Важно! При заключении сделки с лицом, не имеющим законного права на уникальное обозначение, законный правообладатель может требовать компенсацию с нарушителей.

  • стороны должны обладать полномочиями на проведение подобных сделок;
  • условия соглашения не должны выходить за рамки закона.

Лицензиату дается возможность пользоваться объектом интеллектуальной собственности только в рамках прав и способами, которые предоставлены лицензиаром и прописаны в лицензии. Не указанные в соглашении полномочия считаются непредоставленными лицензиату.

Какие условия об использовании товарного знака требуют особого внимания при подготовке лицензионного договора

При разработке лицензионного соглашения важно учесть все требования законодательства и максимально отразить интересы сторон. Чтобы исключить риски признания договора незаключенным, в нем должны быть прописаны существенные условия. Грамотно составленный текст – залог победы в спорных ситуациях и возможность минимизировать материальные потери. Именно поэтому составление лицензионного договора на пользование товарным знаком лучше поручить профессионалам. Юристы КГ ЭТАЛОН обладают успешным опытом работы в области защиты интеллектуальной собственности. Готовы оказать полный спектр услуг: от регистрации товарного знака до защиты нарушенных прав в суде.

Каждое соглашение индивидуально и составляется с учетом конкретных обстоятельств.

Обозначим общие моменты, на которые необходимо обращать внимание во время разработки положений. Это вид лицензии, существенные условия и дополнительные пункты.

Вид лицензии

Выбор вида лицензионного соглашения важен, так как имеет значение для определения последующего содержания документа и помогает избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Лицензиар может предоставить один из двух типов лицензий:

  1. Исключительную. В этом случае лицензиар лишается возможности передавать право пользования ТЗ другим лицам и сам не сможет применять его способами, предусмотренными для контрагента. При желании оставить такую возможность за правообладателем пункт подлежит включению в соглашение.

Важно! При выборе исключительного вида лицензии об этом должно быть прямо написано в договоре.

  1. Неисключительную. Обладатель сохраняет право пользоваться товарным знаком и передавать права на него третьим лицам. Получается, что ТЗ могут применять несколько разных компаний.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание до формулирования условий сделки, – возможность лицензиата заключать сублицензионные договоры. Это соглашения, которые контрагент может заключать с третьими лицами. Предмет подобных сделок – передача прав на использование товарного знака в пределах, предусмотренных основной лицензией.

Если в тексте нет условия о наделении лицензиата возможностью передавать свое право третьим лицам, то он обязан не заключать сублицензионные договоры. Такое соглашение заключается с письменного согласия лицензиара, которое может быть прописано в тексте или допсоглашении.

Существенные условия

Для лицензионного договора предусмотрено три обязательных условия (ст. 432 ГК РФ):

  • о предмете;
  • способах использования товарного знака лицензиатом;
  • размере вознаграждения.

Объект сделки – товарный знак, который необходимо подробно описать: перечислить характеристики и отличительные признаки. К договору прикладывают материальный носитель с изображением обозначения.

В соглашении должны быть закреплены способы использования товарного знака. В зависимости от предпочтений правообладателя может быть дан полный перечень конкретных способов либо использована фраза: «любыми способами, не противоречащими закону». Перечисление способов используется при желании ограничить возможности лицензиата. В основном прописывают способы, перечисленные в ст. 1484 ГК РФ. Например, размещение ТЗ на этикетках, рекламных плакатах, на документах, в интернете.

В этом разделе стоит уделить внимание территории, на которой будет применяться торговый знак. Автоматически контракт действует на всей России. Но лицензиар вправе ограничить территорию применения и включить пункт в контракт. Например, разрешить применение уникального обозначения только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В соглашении должно быть прописано условие об оплате. Это может быть:

  • сумма, вносимая однократно;
  • фиксированная сумма, которая будет перечисляться периодически с приложением графика;
  • точный процент с прибыли лицензиата с указанием периодичности.

Допустима комбинированная схема расчета. Тогда лицензиат сначала оплачивает фиксированный взнос, а потом перечисляет проценты по итогам указанного периода.

Дополнительные параметры

Еще один важный пункт при подготовке лицензионного соглашения – это его срок действия. Будет лучше, если срок действия будет указан периодом либо будет указана конкретная дата прекращения договора.

Важно! Обозначение начальной и заключительной дат поможет при спорах о времени вступления лицензии в силу и ее окончании.

В заключительной части прописывают:

  • основания наступления и виды ответственности сторон. За нарушение можно предусмотреть неустойку и другие меры, предусмотренные Главой 25 Гражданского Кодекса РФ;
  • механизм разрешения конфликтов. Допускается закрепление способов досудебного урегулирования, отличающихся от предусмотренных ст. 4 АПК РФ. Стороны вправе изменить подсудность. Например, предусмотреть обращение в суд по месту нахождения истца;
  • условия досрочного расторжения в одностороннем порядке. Отдельно должно быть прописано право лицензиата на односторонний отказ от сделки.

Заключение лицензионного договора подробно регламентировано в ГК РФ, но большинство норм дают сторонам свободу выбора. Чтобы не попасться в «ловушки» и защитить себя от недобросовестных контрагентов, важно составлять соглашение подробно, использовать четкие однозначные формулировки, указывать конкретные даты.

Как зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак в Роспатенте

По ч. 2 ст. 1232 ГК РФ регистрация сделки с интеллектуальной собственностью в Роспатенте обязательна в случаях, когда сам объект должен быть зарегистрирован. Товарный знак подлежит обязательной регистрации. Следовательно, лицензионное соглашение на него также необходимо регистрировать в Роспатенте.

Процедура проходит по правилам, которые содержатся в административном регламенте, разработанном Минэкономразвития РФ.

Важно! Заявление подается по специальной форме. К нему прилагаются документы по списку из п. 19 регламента.

Поэтапно регистрация происходит так.

Этап 1. Разработка договора и подготовка документов.

Основной пакет включает:

  • заявление на государственную регистрацию;
  • три экземпляра соглашения с подписями сторон или выписку из него с существенными условиями;
  • документы, подтверждающие полномочия представителей сторон (копии доверенностей);
  • при необходимости – переводы бумаг, составленных на иностранном языке, заверенные надлежащим образом.

Этап 2. Оплата госпошлины.

Госпошлина при регистрации лицензионного договора на ТЗ оплачивается в размере от 13,5 тыс. руб. Сумма зависит от количества объектов, по которым передаются права по одному соглашению, от необходимости выдачи свидетельства, подтверждающего процедуру. В зависимости от наличия этих обстоятельств размер пошлины может быть пересчитан. Квитанцию об оплате необходимо передать вместе с документами.

Этап 3. Подача документов.

При рассмотрении заявки Роспатенту может потребоваться дополнительная информация. На подготовку ответа заявителю дадут определенное время. При непоступлении разъяснений в регистрации откажут.

Этап 4. Получение Уведомления.

Если выяснится, что представленная информация не соответствует сведениям государственного реестра, то в регистрации откажут, а госпошлину не вернут. Закон отводит на регистрацию лицензионного договора 68 рабочих дней. На практике процесс занимает от двух до трех месяцев.

После завершения процедуры заявителю выдадут Уведомление, подтверждающее успешное завершение регистрации.

Хочу обсудить с юристом свою ситуацию

Отправьте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию.
Наш специалист свяжется с Вами в течение 20 минут.

* - обязательные для заполнения поля
Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности и даю своё согласие на обработку персональных данных.

×
Оставить заявку
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Введите корректное Имя
Докажите, что Вы не робот
*Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие Консалтинговой Группе ЭТАЛОН на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
×
Оставить заявку
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Введите номер телефона Докажите, что Вы не робот
*Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие Консалтинговой Группе ЭТАЛОН на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
×
Оставить заявку
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Введите номер телефона Докажите, что Вы не робот
*Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие Консалтинговой Группе ЭТАЛОН на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
×
Оставить заявку
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Введите корректное Имя Введите корректный номер телефонаДокажите, что Вы не робот
*Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие Консалтинговой Группе ЭТАЛОН на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
×
×